生产批件与专利相冲突时怎么办?

上一篇 / 下一篇  2010-11-23 17:17:43

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  我们研制了一个新药品种,研制时没有该剂型的专利,我们也没有及时申报专利,现已拿到批准免临床批件但发现已有 专利保护,并且专利的申请日及公开日都比我们申报临床批件时的日期晚,现在又要报生产,可已有专利,报生产的专利保证书可怎么写呢?我们以后生产时是否会 构成权利侵权?

  稀糊醋鱼,

  专利的申请日及公开日都比我们申报临床批件时的日期晚。

  个人觉得,问题的焦点应该在该专利是否有新颖性上面了。换句话就是说,你申报临床的资料能否作为否定该专利申请的新颖性。因为你的临床申报资料,原则上来说,都是属于保密的东西,还不能作为公开的技术,个人建议,就此问题请示专利局的资深人士比较合适一些。

  报生产的专利保证书可怎么写呢?

  你只要写上经过……检索,未发现知识产权情况,一切后果由本单位自行承担即可,应该不会对拿到生产批件有什么影响.但是到时候真的有问题了,就得自己想办法承担了。

  是拿到生产批件还要有10个月的时间呀,到时候他们的专利如果授权,我们是不是就不能生产了呢?

  不管该专利是不是已经授权,要是想继续申报生产,拿到批件肯定是没有问题的,国家局不对你的产权情况负责任,但是最后能否顺利生产,销售,那就要看该专利的权利人是不是要告你了。就算在10个月后,你们拿到了生产批件,同时他们的专利还没有授权,那么你们同样还是有危险的。因为即使他们的专利在2年后获得了授权,他将专利权追述到专利申请日的那一刻。所以个人认为:对于最后侵权的惩罚,和你们先拿到批件还是他们先授权是没有什么影响的。

  专利法中有一条:第六十二条 侵犯专利权的诉讼时效为二年,自专利权人或者利害关系人得知或者应当得知侵权行为之日起计算。由此可以看出,只要对方在你生产销售的时候获得有效的侵权证据,那么2年之内他都是可以告你的。

  什么是侵权:发明和实用新型专利权被授予后,任何单位或者个人未经专利权人许可,都不得实施其专利,即不得为生产经营目的制造、使用、许诺销售、销售、进口其专利产品,或者使用其专利方法以及使用、许诺销售、销售、进口依照该专利方法直接获得的产品。对此只能表示惋惜,要怪就只能怪申报新药之前没有及时申请专利。

  Wangvandy

  1. 建议找专业人事分析是否真的落入保护范围,楼主自己的分析未必正确;

  2.如果已经落入,“只要对方在你生产销售的时候获得有效的侵权证据,那么2年之内他都是可以告你的”,你还可以:(1)干扰授权,或迫使其缩小范围;

  3.万一授权后还在保护范围内,则可以:(2)绕开;(3)证明先用权:“仅在原有范围内继续制造、使用,这可能对你们今后有很大的限制”;但是,你在该专利的申请日前还没有拿到生产批件,是否能认为已经做好必要准备呢?(4)寻找无效证据,但是你申报临床的资料不能作为现有技术,即不能否定该专利申请的新颖性;

  总之,(2)需要脑子活,(1)(3)(4)中最重要的还是证据!

  老杨同志,

  1)申报新药之前应该及时申请专利,如果授权,可以提高身价,即使不授权,也可以吓住一些跟风仿制的,减少市场的同品种竟争家数,同时保证自己不被别人的专利绕进去。

  2)事已至此,想法补救最重要.前面很多朋友都说了,小结如下:

  A.仔细研究已经公开的专利文件,权利要求的保护范围和说明书的支持程度,

  B.如果你的技术方案不在其权利要求的声明的保护范围,那就不必担心。

  C. 如果落入声明的保护范围,首先,收集专利申请日前,专利申请相关的现有技术如文献资料等公开信息;其次,根据搜集到的信息判断专利申请的授权可能性和授权 范围.要看能否绕开,如果无法绕开,必须采取行动,干扰其授权,可以向专利局提出关于本案的意见陈述书,提供有关证据,证明其缺乏专利的"三性",从而使 其无法授权,或者大大缩小授权的保护范围.国内有真正完全创新的专利很少,不少是蒙事的,最多是某些点上有所创新,为了更大的保护范围,申请时写的保护范 围都很大,往往缺乏专利的"三性",授权时被挤干水分,范围会大大缩小,问题是审查员也很忙,检索也未必全面,挤干的程度也就因人而异.因此第三人的意见 往往会起到很大的作用.证据是最重要的.能破坏新颖性的证据是最好的,其次是破坏创造性的,实用性一般不好找证据,此外,注意一下说明书是否公开充分/权 利要求是否得到说明书的实质支持等。

  D.这些工作,首先要本领域的专业技术人员,充分调研申请日前的现有公开技术的资料,不放过一丝线索,另外要 找熟悉本专业的专业专利代理人,比如胖哥,在双方共同充分检索和了解现有公开技术的资料的基础上,结合你们的技术方案的特点,抓住申请文件的缺陷,写出有 力度和深度,能够说服审查员,申请人又不好辩驳的意见陈述书,从而使其无法授权,或者大大缩小授权的保护范围。

  E.如果授权可能性比较大,注意收集有利于主张在先使用权的证据。不过,很可能你的证据无法足够支持先用权,最多支持你可以继续研究,但是无法生产,除非你在该专利的申请日前拿到生产批件,否则是不能认为已经做好必要准备的。

  F.你申报临床的资料因为国家局是保密的,不能作为现有技术,即不能否定该专利申请的新颖性。

  G. 在进行上述工作的同时,积极同申请人联系,开始签定专利许可使用的合约的前期工作.一方面可以搞好关系,降低专利授权后许可合同的价格,另一方面,如果你 有足够的证据使其无法授权,或者大大缩小授权的保护范围,而一般人又拿不到这样的证据,可以以此为筹码,谈判共享该专利,共同对抗其他仿制者。

  H.即使该专利已经授权,要是想继续申报生产,拿到批件肯定是没有问题的,国家局不对你的专利问题负责任,但是最后能否顺利生产,销售,那就要看该专利的权利人是不是要告你,以及何时告你,赔多少钱的问题了。

  Jerripharm

  除了上面诸位提到的之外,我再说几句,楼主可以考察一下,你们的新药申请和对方的专利申请,是否是两个孤立的事 件,就是说它们之间没有联系。说的更明白点,就是想一下,对方的申请专利的技术方案是从你们那出去的,还是他们自己的研发或创意。如果该技术方案是从你们 那里出去的,需要搜集证据,去置疑专利申请人的申请权利瑕疵。

  如果是专利申请人的独立研发,我觉得这样发明的创造性不会太高,专利的质量也不会太高,如果你们准备充分极有可能使得专利申请无法授权或者授权后无效。但这不是上策,好的策略是用充足的证据做底牌去和对方谈判,分享专利权或者获取免费的许可。


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